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來源:京法網事
北京法院知識產權懲罰性賠償典型案例
4月25日上午,北京高院召開新聞發布會,發布《關于侵害知識產權民事案件適用懲罰性賠償審理指南》,進一步規范知識產權侵權民事案件中懲罰性賠償的適用標準,依法加大知識產權司法保護力度。
為總結審判經驗,展示北京法院知識產權懲罰性賠償審判成果,北京高院知識產權庭對近年來適用知識產權懲罰性賠償的民事案件進行梳理,最終選出五件知識產權懲罰性賠償典型案例。
目 錄
一 、 “百度”侵害商標權及不正當競爭糾紛 案
二、 “新華字典”侵害商標權 及不正當競爭糾紛案
三、 “斐樂”侵害商標權及不正當競爭糾紛案
四 、 “約翰迪爾”侵害商標權及不正當競爭糾紛案
五 、 “鄂爾多斯”侵害商標權糾紛案
No.1
“百度”侵害商標權及不正當競爭糾紛案
【基本信息】
案號:(2019)京73民初1335號、(2022)京民終170號
原告:百度在線網絡技術(北京)有限公司
被告:北京京百度餐飲管理有限公司、北京京百度餐飲管理有限公司第三分公司、北京京百度餐飲管理有限公司第八分公司
【主要案情】
百度在線網絡技術(北京)有限公司(簡稱百度公司)主要經營互聯網搜索引擎服務,于2000年3月16日申請注冊第42類“以計算機信息網絡方式提供計算機信息”等服務上的“百度”商標。經過多年持續宣傳使用,“百度”商標在互聯網搜索領域已具有較高知名度。北京京百度餐飲管理有限公司(簡稱京百度公司)于2012年1月成立,后陸續設立其第三分公司、第八分公司等分公司,經營范圍包括餐飲服務、餐飲管理等。京百度公司及其分公司在經營場所內的店招門頭、裝飾牌匾、飲品柜、菜單、廣告宣傳、包裝筷、紙巾盒、結賬小票、吊頂燈等上均突出使用“百度”及含“百度”文字的標識,還在微信公眾號、美團APP上使用前述標識。百度公司主張其“百度”商標構成馳名商標,京百度公司及其分公司侵害其商標權,請求判令京百度公司及其分公司停止侵權、消除影響,適用懲罰性賠償按侵權獲利的3倍計算賠償數額495萬元及合理開支5萬元。
一審法院認為,在案證據可以證明被訴行為發生時,百度公司的“百度”商標已成為中國境內相關公眾所熟知的馳名商標。京百度公司及其分公司在經營活動中突出使用“百度”相關標識,侵害了百度公司的商標權。就此部分侵權行為,一審法院支持百度公司提出的懲罰性賠償請求。按照京百度公司及其分公司提交的與被訴行為相關的2016年10月至2019年9月30日期間的年度及月度利潤表等財務資料,計算出營業利潤總額為926 710.61元,年平均營業利潤額為308 903.54元。被訴行為持續時間5.25年。考慮到“百度”商標的顯著性和知名度以及被訴行為具體情節等因素,酌情確定“百度”商標對于侵權獲利的貢獻率為35%。綜合考慮侵權主觀過錯程度、侵權行為持續時間、侵權獲利及給百度公司造成的損害等因素,按3倍計算懲罰性賠償數額。計算公式為:308 903.54 元×5.25年×35% ×(1+3)=2 2704 41元。一審判決京百度公司及其分公司賠償百度公司經濟損失2 2704 41元。二審對一審關于懲罰性賠償計算的方式及數額予以維持。
【典型意義】
本案為規范進行懲罰性賠償計算的典型案件。懲罰性賠償計算所得數額應為填平性賠償與懲罰性賠償數額相加之和,即適用懲罰性賠償的賠償總額為基數及基數與倍數乘積之和。第一,應確定基數。首先要確定基數的確定方法。按照法律規定,懲罰性賠償基數的確定方法有適用順序,如果在先方法難以確定的,權利人可以選擇的在后方法確定懲罰性賠償的基數。本案一審法院根據百度公司請求按照侵權獲利計算基數。侵權獲利可以依侵權人的營業利潤計算。其次要考慮知識產權貢獻度。在按侵權獲利方法確定懲罰性賠償基數時應根據案件具體情況,適當考量權利人知識產權對于商業價值的貢獻程度或比例,合理確定知識產權貢獻度。第二,應確定懲罰性賠償的倍數。法律規定了懲罰性賠償的倍數區間,具體案件中需要結合侵權人主觀故意程度、侵權嚴重程度等因素后確定。對懲罰性賠償的適用應強調依法適用、積極審慎的原則,注重賠償基數的相對準確性、倍數的合理性。
No.2
“新華字典”侵害商標權
及不正當競爭糾紛案
【基本信息】
案號:(2016)京73民初277號
原告:商務印書館有限公司
被告:華語教學出版社有限責任公司
【主要案情】
《新華字典》是我國第一部現代漢語字典。商務印書館有限公司(簡稱商務印書館)于1957年出版了第1版《新華字典》,于1957-2016年連續出版《新華字典》通行版本至第11版。2010-2015年,商務印書館出版的《新華字典》在字典類圖書市場的平均占有率超過50%。截至2016年,《新華字典》全球發行量超過5.67億冊,獲得“最受歡迎的字典”及“最暢銷的書(定期修訂)”吉尼斯世界紀錄等多項榮譽。商務印書館發現華語教學出版社有限責任公司(簡稱華語出版社)出版發行“新華字典”辭書,主張華語出版社侵犯其“新華字典”未注冊馳名商標,請求判令華語出版社立即停止侵權,并賠償經濟損失300萬元等。
一審法院認為,“新華字典”具有指示商品來源的意義和作用,具備商標的顯著特征。《新華字典》近60年間已經在全國范圍內銷售數億冊,且銷售范圍非常廣泛,已被相關公眾廣為知曉,構成未注冊馳名商標。華語出版社復制、摹仿“新華字典”的行為容易導致混淆,構成侵權,故判決華語出版社立即停止侵權,并適用懲罰性賠償計算賠償數額。參考北京市新聞出版廣電局備案的部分侵權字典印刷委托書的信息統計數量計算出碼洋為20 310 160元、2014年內地上市的出版企業年度平均凈資產收益率11.29%、綜合考慮華語出版社被訴侵權行為的性質及主觀故意,按上述方法確定數額的1.5倍計算賠償數額已經超出了商務印書館300萬元的賠償請求。一審對商務印書館的賠償請求予以全額支持。
【典型意義】
本案是懲罰性賠償適用中從權利人商標知名度角度判斷侵權故意的典型案件。適用懲罰性賠償所涉及的故意,主要是指侵權人明知自己的行為會侵害他人知識產權,仍然實施侵害他人知識產權行為的主觀狀態。截至本案訴訟期間,商務印書館已持續出版《新華字典》六十年,該字典在全球發行,獲得了多項權威度高、有影響力的榮譽。雖然商務印書館并未將“新華字典”申請注冊為商標,但經過數十年持續宣傳使用,“新華字典”顯然已構成辭書領域的未注冊馳名商標。華語出版社作為商務印書館的同業競爭企業,理應知曉“新華字典”在辭書上的顯著性和知名度,仍出版發行“新華字典”辭書,明顯具有侵權故意。
No.3
“斐樂”侵害商標權及不正當競爭糾紛案
【基本信息】
案號:(2017)京73民終1991號、(2017)京0102民初2431號
原告:斐樂體育有限公司
被告:浙江中遠鞋業有限公司、溫州獨特電子商務有限公司、劉某等
【主要案情】
2008年,斐樂體育有限公司(簡稱斐樂公司)經授權取得了“FILA”系列注冊商標在中國地區的唯一合法使用權。通過持續的商業推廣和宣傳,“FILA”系列注冊商標在國內外具有較高知名度。2016年6月,斐樂公司發現浙江中遠鞋業有限公司(簡稱中遠鞋業公司)在網絡及線下實體店、溫州獨特電子商務有限公司(簡稱獨特公司)在京東等線上網絡銷售平臺開設“杰飛樂旗艦店”“杰飛樂官方旗艦店”,宣傳展示、銷售的鞋類商品,并使用與斐樂公司所持有的“FILA”系列注冊商標近似的商標1、商標2(見下圖)商標標志。劉某作為中遠鞋業公司原法定代表人、獨特公司法定代表人、“GFLA杰飛樂”等商標的注冊人,參與了上述生產、銷售和宣傳行為。斐樂公司請求判令三被告停止侵權、賠償經濟損失900萬元及合理開支41萬元。
商標1
商標2
商標3
商標4
一審法院認為,中遠鞋業公司、獨特公司在被訴商品上使用“商標1(見上圖)”標志、標注“飛樂(中國)”以及在網站上使用商標1、商標2(見上圖)標志,侵犯了斐樂公司“FILA”系列商標享有的商標權。中遠鞋業公司、獨特公司作為同類商品的經營者,理應知曉斐樂公司商標的知名度,其在生產的商品上突出使用與涉案商標近似的標志,且在多個網絡銷售平臺上進行銷售,銷售金額巨大。同時,商標局早在2010年7月19日就以第7682295號“商標3(見上圖)”商標與斐樂公司的第G691003A號“商標4(見上圖)”商標近似為由,駁回了該商標在“服裝、帽、鞋”上的注冊申請,三被告此時已經充分知曉斐樂公司在先注冊的“FILA”系列商標,仍在明知其使用被訴標志可能會導致商品來源混淆誤認的情況下,繼續生產和銷售侵權商品,主觀惡意明顯,侵權情節嚴重,應適用懲罰性賠償。考慮到中遠鞋業公司存在三個品牌,但并未提供證據證明每個品牌的銷售量和獲利情況,推定被訴商品的營業利潤所占比例為1/3,據此計算中遠鞋業公司2015、2016年度侵權所得營業利潤為2638322元,按照3倍確定賠償數額為791萬元作出判決。二審駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是懲罰性賠償適用中因侵權人在商標授權程序中知悉權利人的商標權仍實施侵權行為從而認定存在侵權故意的典型案件。侵權故意是侵權人實施侵權行為的主觀狀態。本案中,劉某的商標曾被權利人提出異議,因與權利人在先商標構成近似商標被駁回在“服裝、帽、鞋”商品上的注冊。此后,劉某通過其設立的公司生產銷售使用被駁回商標的鞋類商品,劉某等的行為顯然具有侵權故意。訴訟中,權利人需要對侵權人具有侵權故意的主觀狀態提交相應的證據,證明事項主要有兩項:一是侵權人明知權利人的知識產權存在。雖然注冊商標等知識產權具有公示性,但核準注冊等事實不足以當然認定他人明知相關知識產權存在。經過商標授權程序是侵權人明知他人在先商標權的情形。二是侵權人明知其實施的行為會侵害權利人的知識產權。只有侵權人能明確意識到其所實施行為的侵權性質,才能認定侵權人具有侵權故意。在商標授權程序中被駁回商標注冊,仍使用該商標的行為顯然對侵權性質是明知的。
No.4
“約翰迪爾”侵害商標權及不正當競爭糾紛案
【基本信息】
案號:(2016)京73民初93號、(2017)京民終413號
原告:迪爾公司、約翰迪爾(中國)投資有限公司
被告:約翰迪爾(北京)農業機械有限公司、約翰迪爾(丹東)石油化工有限公司、蘭西佳聯迪爾油脂化工有限公司
【主要案情】
迪爾公司成立于1837年,為世界知名的農業機械制造商和工程及林業設備制造商,其于1976年進入中國,于2000年成立約翰迪爾(中國)投資有限公司(簡稱約翰迪爾中國公司)。迪爾公持有為“JOHN DEERE”“約翰.迪爾”等系列商標,迪爾公司將其商標非獨占許可給約翰迪爾中國公司使用。二原告發現,三被告在中國生產、銷售帶有與迪爾公司的注冊商標相同或近似標識的工業用油等商品,同時在工業用油等商品上注冊了“佳聯迪爾”商標,將企業字號登記為“佳聯迪爾”“約翰迪爾”等。二原告主張根據侵權獲利的3倍計算懲罰性賠償數額,請求判令三被告連帶賠償經濟損失500萬元等。
一審法院認為,三被告共同侵害了二原告的商標權。關于賠償數額的計算,考慮到三被告實施的侵權行為方式多樣,不僅在相同或類似商品上使用涉案商標,還通過注冊域名、企業字號等方式使用涉案商標,以及以注冊商標的方式復制、摹仿、翻譯涉案商標;三被告加盟商數量眾多,在遼寧、黑龍江、新疆、北京均有銷售網絡,且侵權獲利可觀,通過對在案證據進行推算,三被告兩年的侵權銷售額超過1600萬元;在行政處罰后依然繼續實施侵權行為,主觀惡意明顯且侵權情節嚴重。對于侵權獲利,參考被查封扣押的侵權商品數量、相關行政處罰涉及的侵權商品月銷售額、在商標權無效宣告案件中體現的侵權商品月銷售額,二被告平均銷售單價、涉案商品所在行業的平均利潤率等指標進行計算。按照上述方法確定數額的3倍計算,遠超出二原告所主張的500萬賠償數額。一審對二原告的賠償請求予以全額支持。二審駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案是懲罰性賠償適用中存在侵權故意且情節嚴重情形的典型案件。實踐中,侵權故意、情節嚴重的表現形式多樣,且針對不同知識產權的侵權行為反映出的侵權人主觀狀態和客觀表現既存在不同之處,也存在密切關系,部分情節可以同時體現主客觀兩個要件。本案中,被告因銷售侵權商品被行政機關處罰后,因受侵權獲利所驅動,仍繼續實施同樣的侵權行為。被告的持續侵權行為不僅體現出其對所實施行為的侵權性質系明知,而且無視行政處罰決定繼續侵權,同時具備侵權故意和情節嚴重兩項要件,滿足懲罰性賠償的適用要件。此類要件的適用,可以相對減輕權利人舉證責任,提高懲罰性賠償適用效率,滿足加大知識產權保護和有效震懾侵權行為的作用。
No.5
“鄂爾多斯”侵害商標權糾紛案
【基本信息】
案號:(2015)京知民初字第1677號
原告:內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司
被告:北京米琪貿易有限公司
【主要案情】
1998年3月28日,內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司(簡稱鄂爾多斯公司)經受讓取得核定在第25類服裝等商品上的第979531號“鄂爾多斯 ERDOS”注冊商標。1999年1月5日,該商標被商標局認定為“服裝”商品上的馳名商標。2015年6月,鄂爾多斯公司發現北京米琪貿易有限公司(簡稱米琪公司)在其天貓網站“米琪服飾專營店”中銷售的“羊絨線”商品上突出使用“鄂爾多斯”文字,該商品正常銷售單價50元,實際銷售單價20元,銷量10 446件。米琪公司在訴訟中承認其所銷售的羊絨毛線產品是先從全國各地采購羊絨材料,經該公司加工、套標后在“天貓”網站上售賣,利潤率約為20%。鄂爾多斯公司主張米琪公司侵害其商標權,請求判令立即停止侵權,適用懲罰性賠償賠償其經濟損失32萬元等。
一審法院認為,米琪公司的行為侵害了鄂爾多斯公司的商標權。考慮到米琪公司作為“羊絨線”等商品的經營者,理應知曉涉案商標的知名度,其在自營網店突出使用與涉案商標基本相同的標識且持續時間較長,主觀惡意明顯,侵權情節嚴重,應適用懲罰性賠償確定其賠償責任。通過侵權商品銷售數量、單價以及涉案商標對于侵權商品的合理利潤率三者之積確定侵權獲利。關于侵權商品單價,考慮原價銷售及特價銷售的侵權商品各占總銷量的50%,即平均單價為35元。根據涉案商標在侵權獲利中所起的作用,確定涉案商標給侵權商品賦予的利潤率為25%,考慮因素有:1.“鄂爾多斯”系列商標在服裝類商品上具有較高的知名度;2.米琪公司對毛線商品進行包裝、套標的生產過程中,將與涉案商標基本相同的“鄂爾多斯”標識作為包裝顯著標識進行突出使用;3.米琪公司在其經營的天貓網店中對侵權商品進行圖片展示時亦將“鄂爾多斯”標識置于顯著位置;4.相關公眾一般認為天貓店鋪信譽度和商品質量更有保障,更容易誤導公眾,因此,米琪公司的侵權商品利潤率相對更高。一審按侵權獲利的2倍確定米琪公司應賠償經濟損失182 805元等。
【典型意義】
本案是相對準確地確定懲罰性賠償基數的典型案例。確定懲罰性賠償的基數是計算懲罰性賠償數額的關鍵。本案使用侵權人的侵權獲利計算懲罰性賠償的基數,在確定侵權獲利時,有三項必要的計算指標:一是侵權商品的銷售數量。二是侵權商品的價格。如果侵權商品有正常價和優惠價,還要考慮其平均單價。三是權利商標賦予侵權商品價格的利潤率,即知識產權貢獻度。該指標需要結合權利商標及侵權情節進行合理酌定。本案充分考慮了權利商標的知名度,侵權標識與權利商標的相似度,侵權標識在侵權商品中所處的位置、是否突出使用、侵權商品圖片展示中侵權標識所處位置的顯著程度,侵權商品銷售店鋪的性質、信譽、影響力等因素,確定權利商標在侵權商品價格構成中的比例。本案懲罰性賠償的基數=銷售數量×平均單價×知識產權貢獻度,此計算方法以及對知識產權貢獻度的考量對此類案件的審理具有一定的借鑒意義。
來源:北京市高級人民法院
原文編輯:汪希 姚日輝
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