發明與實用新型同日雙申造成權利失效的思考

案件基本情況
近日，審查員針對一件發明下發了審查意見，審查員指出本申請與已授權的實用新型屬于同一申請人同日申請的發明及實用新型。但由于實用新型在獲得專利權之后，因申請人未繳納專利年費處于“未繳年費終止失效”狀態。審查員依據《專利法》及《專利法實施細則》的相關規定，認為由于實用新型未繳納年費，因此申請人無法放棄實用新型專利權，最終發明案件由于不滿足授權條件，申請人無法被授予發明專利權。

相關法條依據
國家知識產權啟動了對《專利審查指南》的修訂，根據2025年對《專利審查指南》的最新修訂決定，就同一專利技術同日申請實用新型及發明專利的，在對發明專利或實用新型專利的權利要求內容進行修改后，依然屬于《專利法》第九條第一款所規定的情況；在申請人不同意放棄實用新型專利的情況下，發明專利則會被駁回。修訂依據顯示，在2026年1月1日之前發明進入實質審查階段并即將獲得授權時，審查員會提醒申請人放棄實用新型專利權，或者對發明專利的權利要求內容進行調整，以使同日申請的發明專利與實用新型的權利要求內容（權利要求的保護范圍）產生實質性區別；若申請人對發明專利的權利要求內容進行調整，則可以同時獲得發明專利權及實用新型專利權（實用新型在先獲得授權）；若申請人放棄實用新型專利權，則在不修改發明專利的權利要求內容時，可以獲得發明專利權。

根據國家知識產權局令，上述對于《專利審查指南》的修訂已于2026年1月1日正式生效且開始施行。則在2026年1月1日之前就同一專利技術同日申請實用新型及發明專利的情況，在2026年1月1日之后發明進入實質審查階段后，申請人依然面臨強制“二選一”的局面，也即使申請人選擇修改發明專利的權利要求內容但未選擇放棄實用新型專利權，發明專利依然會被駁回。

對當事人的影響
由于發明專利的“含金量”普遍高于實用新型，因此絕大部分發明人在面臨相關問題的情況下，通常選擇放棄實用新型專利權，而保留發明專利權。
但結合本案的具體審查情況來看，目前由于實用新型專利處于“未繳年費終止失效”狀態，該實用新型專利權無法被放棄；這一情況也即是申請人可以保留實用新型專利申請日至其終止失效日之間的實用新型專利權，在這一時間段內實用新型專利權是有效的。于此同時，由于《審查指南》于2025年修訂后，申請人無法通過修改發明專利的權利要求內容以使發明專利獲得授權。當事人陷入“無解”難題，也即實用新型專利權已確認失效、但發明無法獲得授權的困境。方案內容已作為現有資料被公開（公開日也即是發明專利的公開日/實用新型專利的授權日），且技術方案無法獲得后續保護。
同類案件影響分析
雖然立法有明確規定，發明與實用新型同日雙申不可以同時獲得專利權保護，但立法者顯然忽略了實務處理過程可能對當事人造成的影響。從目前的情況看，專利申請人顯然是因自身過失導致未繳納年費致使實用新型專利權失效，而并非故意為之；且結合實務角度看，絕大部分申請人都希望獲得發明專利權。僅僅因為申請人的過失行為導致同日雙申專利無法獲得專利權保護，專利獲得授權保護的進程陷入“死胡同”。既然審查員審查過程中認定發明專利有獲得專利權保護的期望，足以說明發明專利具有較強的創造性；而僅僅是因為同日雙申的實用新型失效導致一項具有創造性的技術方案無法得到專利保護，會對社會及當事人造成難以彌補的損失；這也顯然并不符合對知識產權進行有效保護的立法目的。
針對具體實務處理來看，立法者顯然忽略了實務中可能存在的相關問題，對于同案雙申的專利，很可能是實用新型獲得授權、發明專利在實用新型授權之后3-4年才進入實質審查得出是否授權的結果；而現實中立法者卻采用“一刀切”的方式進行處理，忽略了2026年1月1日之前實用新型獲得授權單因放棄繳納實用新型的專利年費而導致失效，發明專利在2026年1月1日之后才進入審查的特殊情況，出現這一特殊情況時同案雙申的專利無法獲得授權，且基于當前法律法規的規制，當事人也無法尋求行政救濟。
專利審查過程作為一種行政許可行為，立法者應當考慮符合行政法關于“高效便民”的基本原則；從行政行為有利于當事人的角度來看，本案的審查過程顯然是縮限了當事人對于專利獲得授權的處分權，也即對當事人的權益造成了減損，這并不符合“保護當事人”的宗旨。其次，從法律修改程序的角度分析，因新法（《專利審查指南》的修訂）實施導致申請人喪失發明專利授權的利益，新法相比與舊法而言對當事人更不利，且新法還剝奪了當事人因過失導致同日雙申專利無法獲得專利權保護時尋求行政救濟的權利。
對后續案件處理的指導意義
專利年費繳納作為專利授權的后續管理流程，需要申請人每年按時進行繳費，才能使專利權保護期限獲得延續；而本案的申請人顯然忽略了繳納年費的重要作用，因自身疏忽而導致實用新型專利權失效，進而導致因新法實施后發明專利無法獲得授權。因此建議在發明專利授權之前，申請人對實用新型持續進行繳納年費，直至發明專利進入實質審查階段，結合發明專利在實質審查階段的審查結果進而決定是否繼續對實用新型繳納年費。
從保護當事人合法權益的角度出發，因申請人已停止繳納實用新型專利年費，則申請人主觀上具有放棄實用新型專利權的想法，可視為申請人自愿放棄實用新型專利權，實用新型專利權即自始至終不存在。因此筆者建議專利審查機關參照申請人自愿放棄實用新型專利權的方式對類似案件進行審查處理，而并非采用“一刀切”的方式直接認定實用新型專利權失效；這一處理方式并不會出現同一技術在授權有效期上存在時段重疊的情況，也并未違反《專利法》及相關法律規定，還能夠避免因為申請人的過失行為導致同日雙申專利無法獲得專利權保護的現實困境，是解決現實中相關實務問題的“最優解”。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：涂年影 深圳精英創新知識產權代理有限公司