禁止反悔原則的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用——評(píng)（2024）最高法知民終658號(hào)油套管螺紋接頭專利侵權(quán)案

作者 | 孫曉斌 北京康瑞律師事務(wù)所

近日，最高人民法院就衡陽(yáng)華菱鋼管有限公司（下稱“華菱鋼管”）與某法國(guó)油氣裝備企業(yè)（下稱“上訴人”）之間的侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛作出終審判決（案號(hào)：（2024）最高法知民終658號(hào)），撤銷一審判決，駁回上訴人全部訴訟請(qǐng)求。康瑞辦案團(tuán)隊(duì)代理華菱鋼管，于二審階段成功翻盤。

一審中，華菱鋼管被認(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán)。二審階段，康瑞團(tuán)隊(duì)接受委托后，將全部火力集中到涉案專利權(quán)利要求1中一個(gè)看似不起眼的技術(shù)術(shù)語(yǔ) ——“附件”—— 究竟應(yīng)當(dāng)如何解釋這一核心爭(zhēng)議上。圍繞這一術(shù)語(yǔ)，團(tuán)隊(duì)從權(quán)利要求文本、說(shuō)明書及附圖、專利審查檔案三個(gè)層次層層遞進(jìn)展開論證，并最終以禁止反悔原則鎖定勝局，成功說(shuō)服最高人民法院認(rèn)定被訴產(chǎn)品不落入專利權(quán)保護(hù)范圍。本文借此案，談?wù)劷狗椿谠瓌t在侵權(quán)抗辯中的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用。

一、一個(gè)術(shù)語(yǔ)，兩種解讀

涉案專利涉及一種改進(jìn)的螺紋管連接結(jié)構(gòu)。這里需要先交代一點(diǎn)行業(yè)背景：在石油、天然氣開采領(lǐng)域，井下所用的油管和套管通常是分段生產(chǎn)、分段運(yùn)輸?shù)模搅耸褂矛F(xiàn)場(chǎng)再將一段段管子連接起來(lái)下入井中，而承擔(dān)這一“連接”功能的關(guān)鍵部件，就是油套管螺紋接頭。本案涉案專利與被訴侵權(quán)產(chǎn)品，正是這樣一種用于連接分段油管的螺紋接頭。在這類接頭中，凸螺紋元件（公端）的端部有一段被稱為“唇部”的結(jié)構(gòu)，唇部上有用于實(shí)現(xiàn)密封的“唇部密封面”。權(quán)利要求1將唇部中的一個(gè)部分稱為“附件”，并限定其“從唇部密封面延伸到遠(yuǎn)軸向?qū)颖砻妫⒕哂胁煌诖讲棵芊饷娴摹⒚鎸?duì)配合螺紋元件的圓周表面”。

爭(zhēng)議恰恰落在“具有不同于唇部密封面的圓周表面”這一限定上。專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中主張，這里的“不同”是功能上的不同 —— 即“附件”是唇部上不起密封作用的那一部分，只要被訴產(chǎn)品的唇部存在一段不密封的表面，就構(gòu)成“附件”。按此讀法，被訴產(chǎn)品的唇部密封面直接延續(xù)而成的表面也會(huì)被納入“附件”范疇，侵權(quán)隨之成立。

康瑞團(tuán)隊(duì)則主張，“不同”是結(jié)構(gòu)上的不同 ——“附件”必須是從唇部密封面單獨(dú)突出、其圓周表面與唇部密封面并非是同一個(gè)面的獨(dú)立結(jié)構(gòu)。兩種讀法，使得權(quán)利要求的保護(hù)范圍相差懸殊，案件成敗系于此。

二、回到專利文件本身

權(quán)利要求解釋的起點(diǎn)永遠(yuǎn)是權(quán)利要求文本本身，并結(jié)合說(shuō)明書及附圖。康瑞團(tuán)隊(duì)首先回到文字描述本身：權(quán)利要求1明確記載“附件”是唇部的一部分、位于唇部密封面與遠(yuǎn)軸向?qū)颖砻嬷g、且具有“不同于”唇部密封面的圓周表面。“不同于”三個(gè)字，在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通常理解中，指向的是兩個(gè)表面在結(jié)構(gòu)上各自獨(dú)立，而非同一表面在功能上分段。

更關(guān)鍵的是附圖。涉案專利說(shuō)明書附圖2至附圖7共涉及三個(gè)實(shí)施例，無(wú)論具體到哪一個(gè)實(shí)施例，附圖中的“附件”部分都是從唇部密封面單獨(dú)突出的一個(gè)結(jié)構(gòu)，其圓周表面與唇部密封面始終不是同一個(gè)表面。說(shuō)明書全文沒(méi)有任何文字支持“附件是唇部不起密封作用的部分”這一讀法。換言之，專利權(quán)人在訴訟中提出的功能性解釋，在專利文件內(nèi)部找不到任何落腳點(diǎn)。

三、藏在審查檔案里的關(guān)鍵

如果說(shuō)申請(qǐng)文件的文本和附圖已經(jīng)使天平傾斜，那么真正起到?jīng)Q定性作用的，是康瑞團(tuán)隊(duì)主動(dòng)調(diào)取并提交的涉案專利的審查檔案。這也是本案中最能體現(xiàn)辦案專業(yè)性的一環(huán)。

審查檔案顯示，專利權(quán)人在授權(quán)階段答復(fù)第二次審查意見時(shí)，曾主動(dòng)將“附件”的限定方式從功能性限定特征（“增加唇部徑向剛度、減小軸向剛度”）修改為現(xiàn)在的結(jié)構(gòu)性限定特征（“具有不同于唇部密封面的圓周表面”），并明確說(shuō)明修改依據(jù)是附圖2至附圖7，強(qiáng)調(diào)“面對(duì)其他螺紋元件的附件外圍表面不同于該唇部密封面”。

更進(jìn)一步，為使權(quán)利要求相對(duì)于對(duì)比文件D2具備新穎性、創(chuàng)造性，專利權(quán)人在意見陳述中明確指出：D2中“假定附件的圓周表面實(shí)際上是唇部密封面的直接延續(xù)”，因而D2不具有“附件”。這一句陳述，等于專利權(quán)人親手將“唇部密封面直接延續(xù)而產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)”直接排除在“附件”的范圍之外 —— 而這恰恰正是被訴產(chǎn)品所采用的結(jié)構(gòu)。

四、禁止反悔：專利權(quán)人不得“兩頭得利”

禁止反悔原則的法理基礎(chǔ)，在于維護(hù)專利授權(quán)與侵權(quán)兩個(gè)程序之間的一致性，防止專利權(quán)人“兩頭得利”。專利權(quán)人在授權(quán)或無(wú)效宣告程序中，為了獲得授權(quán)、維持專利權(quán)的有效性，往往會(huì)通過(guò)修改權(quán)利要求或者意見陳述來(lái)限縮保護(hù)范圍、放棄某些技術(shù)方案；正是憑借這種限縮，專利權(quán)才得以確立。既然專利權(quán)人已經(jīng)從這種限縮中獲得了“專利有效”的利益，就不能在隨后的侵權(quán)訴訟中再行反悔，將當(dāng)初明確放棄的技術(shù)方案重新?lián)旎貋?lái)納入保護(hù)范圍，從而又獲得“認(rèn)定侵權(quán)”的利益。否則，社會(huì)公眾將無(wú)所適從 —— 人們本可以信賴專利權(quán)人在審查檔案中作出的承諾，安心實(shí)施被其放棄的技術(shù)方案，若允許其事后反悔，公眾的信賴?yán)鎸⑹幦粺o(wú)存。我國(guó)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第六條對(duì)此有明確規(guī)定：專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

具體到本案，禁止反悔原則的適用條件已經(jīng)完整具備。第一，存在明確的限縮與放棄：專利權(quán)人在授權(quán)程序中不僅將“附件”由功能性限定修改為結(jié)構(gòu)性限定，更在評(píng)價(jià)新穎性、創(chuàng)造性時(shí)白紙黑字地指出，“唇部密封面直接延續(xù)”而產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)不屬于“附件”，并據(jù)此與對(duì)比文件D2區(qū)別開來(lái)。這一放棄是為了獲得授權(quán)而主動(dòng)作出的，指向明確、毫不含糊。第二，被放棄的，正是被訴產(chǎn)品所采用的技術(shù)方案：被訴產(chǎn)品的公端唇部那段從密封面延伸至對(duì)接表面的爭(zhēng)議表面，恰恰就是“唇部密封面的直接延續(xù)”，與唇部密封面本就是同一個(gè)面。第三，專利權(quán)人試圖在侵權(quán)訴訟中反悔：其在訴訟中提出的“附件”的功能性解釋，意在將當(dāng)初為獲得授權(quán)而明確排除的“密封面直接延續(xù)”結(jié)構(gòu)，重新拉回到“附件”的保護(hù)范圍之內(nèi)。

可見，專利權(quán)人當(dāng)初為越過(guò)D2、獲得授權(quán)而否定的技術(shù)方案，正是它如今為指控侵權(quán)而極力主張的。這種“授權(quán)時(shí)說(shuō)不是、侵權(quán)時(shí)說(shuō)就是”的前后矛盾，正是禁止反悔原則所要規(guī)制的典型情形。康瑞團(tuán)隊(duì)據(jù)此論證：專利權(quán)人在授權(quán)階段已經(jīng)明確放棄的技術(shù)方案，不得在侵權(quán)訴訟中再行主張，否則不僅違背誠(chéng)實(shí)信用，也將使權(quán)利要求書喪失其向社會(huì)公眾公示的法律價(jià)值。最高人民法院最終采納了這一意見，認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求既不相同也不等同，被訴產(chǎn)品不落入專利權(quán)保護(hù)范圍。

五、結(jié)語(yǔ)：審查檔案的價(jià)值不容忽視

本案的價(jià)值，在于完整呈現(xiàn)了禁止反悔原則從事實(shí)基礎(chǔ)到法律適用的全過(guò)程：申請(qǐng)文本與附圖劃定了權(quán)利要求解釋的基本框架，而真正鎖定勝局的，是專利權(quán)人自己在審查檔案中留下的限縮性陳述。對(duì)被訴侵權(quán)一方而言，主動(dòng)調(diào)取審查檔案、從專利權(quán)人自己的意見陳述中尋找"自我設(shè)限"的痕跡，常常是扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的關(guān)鍵一招。

權(quán)利要求書是向社會(huì)公眾公示的法律文件，一經(jīng)授權(quán)即劃定了公眾可以自由利用的技術(shù)邊界。司法實(shí)踐反復(fù)強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)任由專利權(quán)人在侵權(quán)訴訟中重新解讀、擴(kuò)大化解讀權(quán)利要求，否則將損害公眾的信賴?yán)妗＝狗椿谠瓌t正是守護(hù)這一邊界的重要工具，而本案的最終改判，也是這一原則的有力注腳。

回到本案，從一審敗訴到二審?fù)陝伲等饒F(tuán)隊(duì)沒(méi)有單純就侵權(quán)比對(duì)論侵權(quán)比對(duì)，而是敏銳地將目光投向授權(quán)階段的審查檔案，從專利權(quán)人自己的陳述中找到?jīng)Q定勝負(fù)的突破口。正是憑借這份對(duì)案件關(guān)鍵點(diǎn)的精準(zhǔn)把握、對(duì)專利全流程證據(jù)的深度挖掘，以及對(duì)每一份證據(jù)的較真，康瑞團(tuán)隊(duì)成功為客戶徹底解除專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，守住了其核心產(chǎn)品的市場(chǎng)空間 —— 而這，也正是康瑞團(tuán)隊(duì)辦理復(fù)雜專利訴訟的專業(yè)底色。

（本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表知產(chǎn)力立場(chǎng)）