商業秘密律師：離職員工將原單位技術申請專利案件訴訟策略

最高法院：將原單位商業秘密申請專利，被告侵權行為表現及損失計算依據

需對被告具體侵權行為表現形式逐一分析，進而確定損失計算依據

閱讀提示：員工在單位工作期間雖然參與了某技術方案的工作，但單位可以證明該技術方案在員工入職之前就已經完成，則該技術方案不屬于職務發明，該員工無權申請發明專利。如果該員工將技術方案申請專利，就構成非法披露，即使撤回也為時已晚，此時，如何計算該員工的賠償金額呢？本期，李營營律師團隊根據多年來辦理商業秘密案件的經驗，結合最高人民法院知識產權法院2026年4月發布的一則典型案例，與大家分享此類商業秘密秘密糾紛案件中法院的審查思路。

裁判要旨：

將他人技術秘密申請專利，致技術秘密信息進入公有領域，構成對技術秘密的非法披露。技術秘密權利人因該行為無法取得專利權或者專利權等權益的，披露人應當向權利人賠償該技術秘密的全部價值。

案情簡介：

1.原告某感公司成立于2015年3月27日，經營集成電路設計、設計開發、銷售集成電路、軟件、機電設備等業務。

2.2019年1月，被告山某啟入職原告，先后任副總經理、總經理。2019年12月，被告徐某謀入職原告，任副總經理。2018年5月，被告熊某入職原告，任版圖設計工程師、模擬ＩＣ設計工程師和ＥＤＡ高級工程師。2019年3月，被告張某入職原告，任模擬ＩＣ設計高級工程師。2021年底，山某啟等四人開始進行涉案專利撰寫和申報準備工作，并經代理機構修改和確認，形成了可以直接上報國家知識產權局的完善文本。

3.山某啟、徐某謀、熊某、張某均與原告簽訂《保密和知識產權保護協議》，四人于2022年先后離職。　

4.被告某微公司成立于2022年2月，經營范圍與原告相同，山某啟系法定代表人，某芯合伙企業(有限合伙)持股比例85%，該合伙企業的合伙人包括山某啟、張某、熊某。

5.2022年5月30日，被告某微公司向國家知識產權局申請涉案專利，發明人登記為山某啟、徐某謀、熊某、張某、陳某，后該公司撤回專利申請。在被告某微公司專利權利要求書中，包含原告某感公司未公開的技術方案。

6.2022年，原告向成都中院起訴五被告，認為被告某微公司等五主體于2022年5月、6月將應為職務發明的涉案專利搶先進行申請，違反專利法規和保密要求，請求確認涉案專利為原告的職務發明專利、五被告連帶賠償原告經濟損失和合理開支。

7.成都中院認為涉案專利來源于交底書，涉案專利申請權歸原告某感公司所有，酌定五被告共同賠償原告某感公司經濟損失20萬元及維權合理開支。五被告不服，上訴至最高人民法院。

8.2025年6月16日，最高人民法院認為，五被告將原告技術秘密申請專利，致技術秘密公開，構成非法披露，一審處理結果正確但適用法律不當，決定維持一審判決。

案件爭議焦點：

五被告是否侵權以及某感公司要求某微公司賠償經濟損失及合理開支的訴請是否有法律及事實依據？

法院裁判觀點：

一、關于損害賠償基礎

最高法院認為，民法典第一百二十條規定：“民事權益受到侵害的，被侵權人有權請求侵權人承擔侵權責任。”第一千一百六十八條規定：“二人以上共同實施侵權行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。”反不正當競爭法第九條第一款、第三款規定：“經營者不得實施下列侵犯商業秘密的行為：(一)以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密；(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密；(三)違反保密義務或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密；(四)教唆、引誘、幫助他人違反保密義務或者違反權利人有關保守商業秘密的要求，獲取、披露、使用或者允許他人使用權利人的商業秘密。第三人明知或者應知商業秘密權利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施本條第一款所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業秘密的，視為侵犯商業秘密。”本案中，某感公司主張的侵權損害賠償基礎有二：一是其優先選擇主張某微公司五主體以某感公司的商業秘密申請涉案專利的行為侵害其商業秘密，給某感公司造成損失；二是某微公司等五主體惡意撤回涉案專利申請，亦造成某感公司相應損失。

二、五被告申請專利行為，侵害了原告選擇以何種方式保護其技術成果的權利

最高法院認為，現有證據可以證明山某啟等四人在某感公司分別擔任總經理、副總經理、版圖設計工程師、模擬ＩＣ設計工程師、ＥＤＡ高級工程師及模擬ＩＣ設計高級工程師等職務，張某、熊某實際獲取過某感公司主張的交底書，山某啟、徐某謀作為某感公司的管理人員，亦具有接觸交底書的可能性。山某啟等四人在辭職后的二到四個月即以發明人的身份由某微公司提出涉案專利申請。上述事實可以證明山某啟等四人將獲取的某感公司的商業秘密擅自披露給某微公司，某微公司使用某感公司的商業秘密申請涉案專利，構成對某感公司商業秘密的侵害。某感公司對于其主張的交底書記載的技術方案原本可以選擇作為商業秘密進行保護，某微公司擅自將交底書記載的技術方案申請專利的行為侵害了某感公司選擇以何種方式保護其技術成果的權利。

三、五被告的行為侵犯了原告專利申請權

最高法院認為，某微公司將某感公司的交底書記載的相關技術方案申請專利并獲得受理后，某微公司等五主體違反誠實信用原則，未盡善良管理人的義務。在雙方已就涉案專利申請權權屬產生爭議的情況下，某微公司等五主體應當預見到因涉案專利申請權屬爭議，對涉案專利申請的處分行為將直接影響某感公司權益。在此情況下，某微公司等五主體在從事相關民事活動時，不但應當承擔登記的涉案專利申請人負有的善良管理人義務，善意及時履行基于誠信原則所產生的通知、協助、保護等義務，避免涉案專利申請在某感公司不知情的情況下效力終止，更應當避免主動實施任何可能對該技術方案價值造成貶損、滅失等侵害某感公司利益的行為。在涉案專利申請已被公布的狀態下，某微公司應當能夠預見如果撤回涉案專利申請將會導致涉案專利申請的技術內容進入公有領域，使某感公司喪失涉案專利申請獲得專利授權的可能性，進而喪失因涉案專利申請被授予專利權所可能取得的預期商業機會和利益。而某微公司等五主體違反誠實信用原則，不履行善良管理人義務，明知可能導致涉案專利失去授權可能，仍無正當理由擅自撤回專利申請，雖然某感公司有可能事后申請恢復涉案專利申請，但在此期間某感公司就涉案專利享有的申請權已然受到侵害。

四、某微公司等五主體構成共同侵權

最高法院認為，山某啟等四人曾系某感公司員工，山某啟在辭職前即成立了某微公司，并與張某、熊某等人成為某某企業的合伙人。此外，涉案專利系山某啟等四人在辭職后的二到四個月即以發明人的身份共同提出。鑒于徐某謀系包括涉案專利申請在內四項專利申請的發明人，而且如前文所述，徐某謀作為曾系某感公司的副總經理以及山某啟、熊某、張某離職時工作交接的負責人，亦具有接觸交底書的可能性。山某啟等四人與某微公司均應知道涉案專利可能系某感公司的商業秘密，仍然擅自提出專利申請以及在本案審理中撤回涉案專利申請，某微公司等五主體明顯存在共同過錯。綜上，某微公司等五主體擅自披露某感公司商業秘密申請專利后又無正當理由予以撤回的行為構成共同侵權，損害了某感公司的合法權益，且該損害結果與某微公司等五主體所實施的行為之間具有因果關系，某微公司等五主體應當共同承擔侵權責任。

五、關于損害賠償的具體數額

最高法院認為，根據民法典第一百七十九條第一款的規定，賠償損失是承擔民事責任的方式之一。反不正當競爭法第十七條第三款、第四款規定：“因不正當競爭行為受到損害的經營者的賠償數額，按照其因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以計算的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。經營者惡意實施侵犯商業秘密行為，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額還應當包括經營者為制止侵權行為所支付的合理開支。經營者違反本法第六條、第九條規定，權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予權利人五百萬元以下的賠償。”

本案中，某微公司等五主體擅自將某感公司的商業秘密申請專利，特別是某微公司在一審法院于2022年12月14日立案受理本案訴訟后，于2022年12月16日即申請撤回專利申請，罔顧可能對某感公司利益造成的損害，使得涉案專利未獲授權，并存在失權危險，主觀上存在故意，應認定某微公司等五主體存在惡意撤回專利申請的情形。雖然某感公司后續依法另尋救濟途徑可能恢復涉案專利申請，但在涉案專利申請被撤回后，某感公司喪失了自涉案專利申請日至涉案專利權被實際回轉至某感公司的期間所可能取得的預期商業機會和利益。一審法院綜合考慮某微公司等五主體的主觀過錯等侵權情節，酌定某微公司等五主體共同賠償某感公司經濟損失200000元以及合理開支14420元，其結果并無不當，但一審判決適用專利法第七十一條的規定確定賠償數額及合理開支確系不當，本院予以糾正；一審判決關于案件受理費的計算和分擔有誤，本院一并予以調整。此外某微公司主張本案與619號案可能構成重復賠償，因619號判決尚未生效，其可在該案二審中提出主張，由該案二審法院據實判斷。

綜上，最高法院認為上訴人某微公司等五主體的上訴理由不能成立，判決駁回其上訴請求，維持一審判決。

案例來源：

《某微公司、山某啟等專利申請權權屬糾紛民事二審民事判決書》[案號：
(2023)最高法知民終3209號]

實戰指南：

一、離職員工將原單位的商業秘密提供給新入職的公司或者離職員工設立的公司，新入職的公司或者離職員工設立的公司與離職員工一起申請專利，在這個過程中，離職員工和新公司的侵權行為具體表現為：

1.離職員工新入職的公司或者離職員工設立的公司使用權利人的商業秘密申請專利，構成對權利人商業秘密的侵害。原告對于專利申請文件中記載的技術方案原本可以選擇作為商業秘密進行保護，而被告擅自將技術方案申請專利的行為侵害了原告選擇以何種方式保護其技術成果的權利，此為第一種侵權行為表現形式。

2.如果離職員工新入職的公司或者離職員工設立的公司將原告的相關技術方案申請專利，將會直接導致涉案專利申請的技術內容進入公有領域，造成原告原本通過非公開方式保護的商業秘密被公開，該過程中專利申請人存在非法使用、非法披露原告商業秘密的行為，此為第二種侵權行為表現形式。

3.如果離職員工新入職的公司或者離職員工設立的公司將原告的相關技術方案申請專利并獲得受理后，專利申請人撤回專利申請，將使原告喪失涉案專利申請獲得專利授權的可能性，進而導致原告喪失因涉案專利申請被授予專利權所可能取得的預期商業機會和利益，雖然原告有可能事后申請恢復涉案專利申請，但在此期間原告就涉案專利享有的申請權已然受到侵害，此為第三種侵權行為表現形式。

本案中的故事并不新鮮，甚至很常見，我們團隊在辦理的案件中就有類似的案件。這類案件綜合性較強，被告的侵權行為表現形式較為復雜，對類似行為進行具體分析很有必要和意義，甚至可以直接在案件辦理中使用。

二、商業秘密侵權人在申請專利中撤回專利申請之所以存在主觀過錯，其義務依據來源于專利申請人負有的善良管理人義務。

在專利法規體系中，專利申請人負有善良管理人的義務，即善意及時履行基于誠信原則所產生的通知、協助、保護等義務。如果專利申請權權屬存在爭議，那么申請人此時的一舉一動將直接影響其他權利爭奪者的權益。在此情況下，在先的申請人應當承擔登記專利申請人負有的善良管理人義務，盡力避免專利申請在其他權利爭奪者不知情的情況下效力終止，避免主動實施任何可能對該技術方案價值造成貶損、滅失的行為。這就是本案中最高法院認為五被告撤回專利申請的行為存在過錯的依據，而存在過錯的認定和成立，是認定該行為是否構成侵權的前提條件。

三、被告以申請專利方式侵犯原告專利申請權和技術秘密的，損失主張依據應為反法第十七條。

在此類案件中，原告主張損失賠償的法律依據與原告主張的被告侵權行為表現密切相關，相應地，法院認定被告賠償金額的具體計算依據、計算方法與被告具體侵權行為表現密切相關。在被告侵權行為表現為以申請專利方式侵犯原告商業秘密時，對被告賠償金額的確定應當以反不正當競爭法第十七條中“因不正當競爭行為受到損害的經營者的賠償數額”的計算方法為依據，而不應該以專利法第七十一條中侵犯專利權的賠償數額作為計算方法。

四、在侵權人申請又撤回專利的情況下，原被告主要爭議的權益應該是專利申請權。

在此類案件中，原被告爭奪的權益對象可能是專利申請權，也可能是專利權權屬糾紛，這兩類權屬的來源可以基于職務發明，也可能是侵害技術秘密、合同約定。不同權利來源所對應的原被告舉證思路、法院審理思路、法定構成要件亦有所不同。在確定與專利權有關的權屬時，優先適用約定第一原則，即當事人對于專利申請權、專利權權利歸屬有約定的應當優先按照約定確定權利歸屬。沒有約定的，重點看爭議的專利技術方案完成時間是員工離職前還是離職后。如果專利對應的技術方案在員工離職前已經存在或者由他人完成，且專利與原告已經形成的技術方案基本相同，原告可以基于商業秘密主張專利申請權或者專利權的歸屬。

五、被告在此類案件中的舉證要求，和商業秘密案件中的舉證要求沒有實質區別。

在這類專利與商業秘密綜合交叉的案件中，被告同樣需要舉證涉案專利的技術方案具有正當來源，這是論證自己不存在侵害原告商業秘密的核心工作。要注意，被告提交的合法來源必須和專利申請內容完全對應、一致，如果提供的研發證據沒有專利文件中的具體技術內容，那么該證據就無法充分證明相關技術方案的完成過程，也無法證明與涉案專利的對應性。

專業背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所高級合伙人，業務培訓工作委員會副主任，北京企業法律風險防控研究會第二屆理事會理事，高級企業合規師，畢業于中國社會科學院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業資格，專注于商業秘密民事與刑事、與技術相關的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執行等實務領域。李營營律師深耕知識產權民事糾紛和刑事犯罪領域多年，對涉知識產權（尤其是商業秘密民刑案件、與技術相關的合同糾紛、商業詆毀等不正當競爭案件）相關法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產權民事案件獲得判決的勝訴結果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的被告客戶成功爭取法院判定不構成侵權的勝訴結果，代理被害企業成功啟動刑事立案、刑事追訴、爭取犯罪分子得到刑事處罰結果；代理被告人/被告單位處理的涉商業秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業秘密體系建設領域，也具有豐富的項目經驗。協助多家企業客戶完成企業商業秘密保密體系運行情況的法律盡職調查，成功為多家企業客戶建設完善的商業秘密保密體系。